STS, 16 de Mayo de 2012

PonenteMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
ECLIES:TS:2012:3204
Número de Recurso646/2011
ProcedimientoRECURSO CASACIÓN
Fecha de Resolución16 de Mayo de 2012
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Mayo de dos mil doce.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 646/2011 interpuesto por "BAYER HEALTHCARE AG", representada por el Procurador D. Óscar García Cortés, contra la sentencia dictada con fecha 30 de septiembre de 2010 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1500/2006 .

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

"Bayer Healthcare AG" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1500/2006 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de octubre de 2006 que estimó el recurso de alzada presentado por "Medichem, S.A.", "Laboratorios Liconsa, S.A.", "Chemo Ibérica, S.A.", "Química Sintética, S.A.", "Laboratorios Cinfa, S.A.", "Acost Comercial Generic Pharma, S.L.", "Farmaneu, S.L.", "Laboratorios Stada, S.L.", "Merck Genéricos, S.L.", "Sandoz Farmacéutica, S.A.", "Ratiopharm España, S.A." y "Laboratorios Normon, S.A." y mantuvo la traducción de la patente europea 96113744, "Derivados Ácidos 7-(1- Pirrolidinil)-3-Quinoloncarboxílicos Y-Naftiridoncarboxílicos, procedimiento para su preparación, derivados de pirrolidina mono- y bicíclicos sustituidos como productos intermedios para su preparación, agentes antibacterianos y aditivos alimentarios que los contienen", tal como fue validada para España conforme a la traducción inicial presentada.

Segundo.- En su escrito de demanda, de 8 de marzo de 2010, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia por la que "declare la nulidad, por su no conformidad a Derecho, de la resolución administrativa dictada por la OEPM de 27 de octubre de 2006 por la que se denegó la publicación de la traducción revisada de la patente europea 96113744 y, en su virtud, acuerde la publicación de la revisión de la traducción de la meritada patente europea en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y la publicación del folleto que contenga la traducción revisada, de conformidad con lo establecido en el CPE y en el R.D. 2424/1986, de 10 de julio, relativo a la aplicación de dicho Convenio en España". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

Tercero.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 28 de abril de 2010, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "desestimando el presente recurso y confirmando el acto recurrido por ajustarse a Derecho, con expresa imposición de las costas al actor".

Cuarto.- No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 30 de septiembre de 2010 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo número 1.500/2.006, interpuesto por Bayer Helthcare AG contra la resolución de fecha de 27 de octubre de 2.006, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que: 1º.- se estimaban los recursos interpuestos por El Dupont de Nemours and Company, Merck, Sharp, Dohme de España, S.A. Pfizer Inc, Warner-Lambert Company Limited Inc, Bayer Helthcare Ag y Pharmacia Ab, contra las resoluciones de 20 de julio de 2.006 y la consiguiente rectificación de los anuncios de publicación de las revisiones realizadas en el BOPI de 1 de agosto de 2.006, anulando y dejando sin efecto dichas resoluciones y publicación; y, 2º.- se estimaban los recurso de alzada interpuesto por Medichen, S.A., Laboratorios Liconsa, S.A., Chemo Ibérica, S.A. Química Sintética, S.A. Laboratorios Cinfa, S.A. Acost Comercial Generic Pharma, S.L., Farmaneu, S.L. Laboratorios Stada, S.L., Merck Genéricos, Sandoz Farmacéutica, S.A., Ratiopharm España, S.A. Y Laboratorios Normon, S.A. contra la admisión de la revisión de las traducciones de las Patentes Europeas nº 87109919, 91305137, 87107847, 89307920, 96113744, 89850017, 88301561 y 91300553, y su publicación en los Boletines Oficiales de la Propiedad Industrial de 1 de junio de 2.006 y 1 y 16 de julio de 2.006, anulando y dejando sin efecto dichos actos, y en consecuencia manteniendo los respectivos textos de las referidas patentes tal como fueron validadas para España conforme a la traducción inicial presentada en aplicación de los artículos 65 CPE y 7 y 11 del Real Decreto 2.424/1.986 dentro del plazo de tres meses, tras el anuncio de la mención de la concesión de las mismas por la Oficina Europea de Patentes, que se confirma por ajustarse al ordenamiento jurídico, sin efectuar expresa condena en costas."

Quinto.- Con fecha 10 de marzo de 2011 "Bayer Healthcare AG" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 646/2011 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

Primero: al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , porque la sentencia "ha incurrido en un vicio de incongruencia 'extra petita' por haberse pronunciado sobre cuestiones que no fueron planteadas por las partes ni controvertidas en el recurso, vulnerando con ello lo dispuesto en los arts. 33.1 y 67.1 LJCA , 218.1 de la LEC, aplicable supletoriamente a esta jurisdicción , y 24.1 CE , en su vertiente de derecho fundamental a una sentencia congruente".

Segundo: al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional porque la sentencia "ha incurrido en un vicio de incongruencia omisiva por no haberse pronunciado sobre dos motivos esenciales planteados oportunamente por esta parte en el escrito de demanda, vulnerando con ello lo dispuesto en los arts. 33.1 y 67.1 LJCA , 218.1 de la LEC, aplicable supletoriamente a esta jurisdicción , y 24.1 CE , en su doble vertiente de derecho fundamental a una sentencia congruente y a una sentencia motivada".

Tercero: al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional porque "la sentencia recurrida carece de la motivación suficiente para justificar la competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas en el examen del contenido de la traducción revisada, utilizando un razonamiento en este punto que incurre en arbitrariedad e irrazonabilidad".

Cuarto: al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional porque "la sentencia recurrida infringe, por inaplicación, el artículo 33.2 de la LJCA , así como el artículo 24.1 CE , en su doble vertiente de derecho a una sentencia fundada en derecho y proscripción de la indefensión, y el art. 24.2 en su manifestación de derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, trasunto de los cuales son los principios antiformalistas y de economía procesal que inspiran el proceso contencioso-administrativo que también resultan vulnerados".

Quinto: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional por infracción de "las normas contenidas en los arts. 65 y 70, apartados 1 , 3 y 4 Convenio de Patente Europea , y arts. 11 y 12 del R.D. 2424/86, de 10 de octubre , de aplicación en España del mencionado Convenio".

Sexto: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional porque "la sentencia recurrida infringe, por inaplicación, el art. 70.7 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, Anexo I C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, ADPIC), e infringe el art. 70.2 del mismo texto legal ".

Séptimo: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional "al entender que la sentencia recurrida infringe las normas contenidas en los apartados 3 y 4 del art. 30 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de fecha 23 de mayo de 1969".

Sexto.- Por escrito de 4 de julio de 2011 el Abogado del Estado se opuso al recurso y suplicó la inadmisión del motivo cuarto y la desestimación del resto, con imposición de costas al recurrente.

Séptimo.- Por providencia de 25 de octubre de 2011 la Sala acordó:

"Procede suspender el señalamiento efectuado para el día 2 de noviembre del año en curso a fin de poner en conocimiento de la sociedad 'Medichen, S.A.' la existencia del presente recurso de casación número 646/2011, cuyo resultado pudiera afectar a sus intereses, una vez que el examen de los autos del recurso contencioso-administrativo número 1500/2006 pone de manifiesto que dicha sociedad no fue debidamente emplazada, ni siquiera por edictos, en el proceso de instancia.

En efecto, fallido el intento de emplazamiento por correo de aquella entidad (cuyo recurso de alzada en vía administrativa había sido estimado en el acto objeto de impugnación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid) ésta dictó con fecha 31 de julio de 2009 la siguiente providencia: '[...] Líbrese oficio a la Dirección General de la Policía del actual paradero de D. Ángel como representante legal de Medichen, S.A.', sin que conste ulteriormente en los autos su práctica ni el resultado de la pesquisa, como tampoco consta que se reiterase el intento de notificación o se practicase el emplazamiento edictal.

En el caso de que 'Medichen, S.A.' llegara a personarse tras el emplazamiento, désele traslado del escrito de interposición del recurso de casación presentado por 'Bayer Healthcare AG' para que formalice por escrito su oposición en el plazo de treinta días."

Octavo.- El Juzgado de Paz de Sant Joan Despí practicó la notificación y emplazamiento correspondiente con fecha 1 de diciembre de 2011, sin que la entidad "Medichem, S.A." se haya personado ante esta Sala.

Noveno.- Por providencia de 16 de febrero de 2012 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 9 de mayo siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 30 de septiembre de 2010 , desestimó el recurso contencioso-administrativo número 1500/2006 interpuesto por "Bayer Healthcare AG" contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de octubre de 2006.

Mediante dicho acuerdo la Oficina Española de Patentes y Marcas, en alzada:

  1. acordó dejar sin efecto actos anteriores de 1 de junio y 16 de julio de 2006 que habían admitido los textos de las traducciones al español de diversas patentes europeas (números 87109919, 91305137, 87107847, 89307920, 96113744, 89850017, 88301561 y 91300553) tal como habían sido publicados en los Boletines Oficiales de la Propiedad Industrial de 1 de junio de 2006 y 1 y 16 de julio de 2006.

  2. Mantuvo los "respectivos textos de las referidas patentes tal como fueron validadas para España conforme a la traducción inicial presentada en aplicación de los artículos 65 CPE y 7 y 11 del Real Decreto 2.424/1.986 ".

    El recurso de "Bayer Healthcare AG" se limita a la parte del acuerdo relativa a la revisión de la traducción española de la patente europea número 0757990, correspondiente a la solicitud número 96113744.

    Según ulteriormente expondremos, el recurso de casación es uno más de los que se han interpuesto frente a sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid análogas a la que ahora hemos de enjuiciar. En todos ellos se plantean cuestiones relativas, de un lado, a las normas españolas (Real Decreto 2424/1986) y al Convenio de Munich de la Patente Europea de 5 de octubre de 1973 (o Convenio Europeo de Patentes, en lo sucesivo CPE), sobre las traducciones en España -o sus revisiones- de patentes europeas ya concedidas; y, por otro lado, a la incidencia del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en lo sucesivo, ADPIC) -Anexo 1C- del Acuerdo por el que se estableció la Organización Mundial de Comercio (BOE número 20, de 24 de enero de 1995), respecto de la reserva temporal que España formuló al adherirse al CPE.

    Segundo .- La controversia origen de este recurso se remonta a 1989 y los hechos más relevantes para comprenderla son los siguientes:

  3. La sociedad "Bayer Healthcare AG" presentó ante la Oficina Europea de Patentes el 30 de junio de 1989 la solicitud de concesión de una patente europea que incluía reivindicaciones que protegían tanto productos farmacéuticos como procedimientos para su elaboración.

  4. En el momento en que "Bayer Healthcare AG" presentó la solicitud original de patente (1989) estaba vigente una reserva presentada por España al CPE conforme a lo previsto en su artículo 167.2.a). A tenor de la reserva "[...] las patentes europeas, en la medida en que confieran protección a los productos químicos y farmacéuticos como tales, no surtirán ningún efecto en España".

  5. El 30 de marzo de 2005 la Oficina Europea de Patentes concedió a "Bayer Healthcare AG" la patente europea solicitada, a la que fue asignado el número EP 0757990.

  6. El 24 de junio de 2005 "Bayer Healthcare AG" presentó a la Oficina Española de Patentes y Marcas una traducción al español de la patente europea número EP 0757990, con el fin de que esta última pudiera producir efectos en España. La traducción se publicó en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial el 16 de octubre de 2005. La traducción comprendía únicamente el juego separado para España de reivindicaciones que protegían los procedimientos de obtención, pero no el juego de reivindicaciones de producto.

  7. "Bayer Healthcare AG" presentó el 18 de mayo de 2006 ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, para su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, una nueva revisión de la traducción de la patente europea EP 0757990 que incorporaba las reivindicaciones de producto concedidas para el resto de Estados designados en la misma.

  8. La revisión de la traducción de la patente fue publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial el 1 de julio de 2006. Sin embargo, mediante su resolución de 20 de julio de 2006, publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial el 1 de agosto, la Oficina Española de Patentes y Marcas la dejó sin efecto. Las razones que condujeron a esta resolución fueron las siguientes:

    "[...] De conformidad con lo previsto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , esta Oficina ha acordado rectificar, dejándolo sin efectos, el anuncio de revisión de la patente europea con el nº de publicación 0757990 (nº de solicitud 96113744.5) publicado en el BOPI de 1/7/2006 al existir un error de hecho consistente en tomar por revisión de la traducción lo que en realidad no era tal, sino una modificación del texto de la patente que añadiría reivindicaciones no comprendidas en el texto inicial traducido tal y como fue concedido para España en virtud de la reserva prevista en el artículo 167.2 del CPE aplicable a dicha patente y no está comprendido en el supuesto previsto en el artículo 12 del mencionado RD 2424/1986, de 10 de octubre , en que pretende apoyarse. En consecuencia no se admite la revisión de la patente europea solicitada al amparo de la mencionada norma, que no es de aplicación al caso, y queda sin efecto la publicación de dicha traducción revisada".

  9. El 27 de octubre de 2006 la Oficina Española de Patentes y Marcas dictó una nueva resolución que anuló y dejó sin efecto la previa de 20 de julio de 2006. Pero mantuvo simultáneamente, ahora por estimación del recurso de alzada que habían presentado otras sociedades contra el acto de admisión y publicación de la traducción revisada efectuada el 1 de junio de 2006 en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, que dicho acto no era conforme a Derecho y lo anuló.

    Tercero.- El tribunal de instancia confirmó la última de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas en cuanto mantenía "los respectivos textos de las referidas patentes tal como fueron validadas para España conforme a la traducción inicial presentada en aplicación de los artículos 65 CPE y 7 y 11 del Real Decreto 2424/1986 dentro del plazo de tres meses, tras el anuncio de la mención de la concesión de las mismas por la Oficina Europea de Patentes".

    Las consideraciones jurídicas en cuya virtud la Sala territorial desestimó la demanda son análogas a las que constaban ya en sentencias precedentes -las hemos reproducido o sintetizado al resolver los recursos de casación interpuestos frente a ellas y ya fallados-, por lo que no es necesaria su transcripción. De manera expresa el tribunal afirma mantener el criterio sentado en su sentencia precedente de 12 de febrero de 2009 (recurso número 1439/2006 ) si bien añade que en el presente supuesto concurre la "particularidad que mas adelante se indicará, la Patente nº 96113744, fue validada en España, en fecha 30 de junio de 2.005, y por tanto estaba pendiente de concesión en la fecha en que entró en vigor en España el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Tratado por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marraquech el 15 de abril de 1.994, circunstancia que no se daba en dicha sentencia".

    Pues bien, la sentencia de 12 de febrero de 2009 a la que se remite la ahora impugnada ha sido casada por esta Sala al resolver, mediante la nuestra de 4 de noviembre de 2011, el recurso de casación número 4667/2009.

    Cuarto.- Hemos de recordar, en efecto, que esta Sala ha estimado recursos semejantes al que ahora nos corresponde resolver en sentencias pronunciadas con fecha 4 de noviembre de 2010 (recursos de casación 802/2010 , 6864/2009 , 6669/2009 y 4667/2009 ). La doctrina contenida en ellas ha quedado, por lo demás, corroborada por la Sala en las más recientes de 3 de marzo de 2011 (recurso de casación 2790/2010), 16 de septiembre de 2011 (recurso de casación 2534/2010) y 21 de noviembre de 2011 (recurso de casación número 740/2001). A las cinco primeras hace referencia la parte recurrente en el escrito de interposición del presente recurso.

    Dicho recurso de casación contiene, al igual que el interpuesto bajo el número 6864/2009 (estimado en una de nuestras sentencias de 4 de noviembre de 2010 ) cuatro motivos iniciales en los que se denuncian otros tantos quebrantamientos de forma y tres ulteriores que se centran en las cuestiones de fondo. Los cuatro motivos de carácter formal coinciden en su contenido con el de los correlativos que se formularon en el recurso de casación número 6864/2009. Su rechazo será obligado por las mismas razones que entonces expusimos y que son las siguientes:

    [...] En el primer motivo se denuncia la incongruencia por exceso en que habría incurrido la Sentencia al resolver, se dice, en los fundamentos de derecho sexto y séptimo, dos cuestiones sobre los que la entidad recurrente no habría tenido ocasión de pronunciarse, originando con ello la consiguiente indefensión. La Sala hubiera debido hacer uso, afirma la parte actora, de la posibilidad prevista en el artículo 33.2 de la Ley de la Jurisdicción para que se pronunciasen las partes.

    En los fundamentos sexto y séptimo a los que se refiere la parte recurrente, la Sala se pronuncia sobre la alegación de vulneración de los principios de confianza legítima y de igualdad en la aplicación de la ley (fundamento sexto) y sobre la supuesta vulneración del artículo 54.1.c) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre ), precepto que determinaría la nulidad de la resolución impugnada al haberse apartado la Oficina Española de Patentes y Marcas sin motivación de sus propios precedentes (fundamento séptimo).

    Efectivamente tiene razón la mercantil demandante que tales cuestiones no fueron planteados por ella en su demanda, por lo que puede que tales fundamentos se correspondan probablemente con alguno de los restantes recursos que sobre la misma cuestión (inadmisión de revisión de traducciones de patentes de productos farmacéuticos) han sido resueltas por la misma Sala de instancia.

    Sin embargo, aun siendo por tanto incongruentes con la demanda las afirmaciones que sobre tales cuestiones realiza la Sala, se trata de un error irrelevante, puesto que la ratio decidendi de la Sentencia es ajena por completo a dichos fundamentos. En los mismos se rechazan alegaciones no formuladas por la actora y por tanto ajenas al debate planteado en este recurso, pero sin que por ello repercuta en el rechazo de las cuestiones de fondo sí planteadas por la empresa recurrente en los restantes fundamentos de derecho. En suma, no ha habido incongruencia causante de indefensión, por lo que debe ser rechazado el motivo.

    [...] Sobre el segundo motivo, relativo a la supuesta incongruencia omisiva de la Sentencia.

    Según la parte recurrente la Sentencia habría incurrido en incongruencia omisiva respecto a la vulneración del artículo 118 del Convenio de la Patente Europea alegada en dos motivos esenciales planteados en la demanda, con vulneración de lo dispuesto en los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley jurisdiccional , 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable supletoriamente , y 24.1 de la Constitución , en su doble vertiente de derecho fundamental a una sentencia motivada y congruente.

    Según sostiene la parte la Sala sentenciadora no se ha pronunciado sobre la vulneración por parte de la resolución administrativa recurrida del artículo 118 del Convenio de la Patentes Europea por admitir la posibilidad de que la patente objeto del litigio pudiera tener distintos contenidos en los países signatarios del Convenio, interpretación frente a la que se alegaba en el fundamento de derecho segundo de la demanda. Asimismo se habría argumentado en el fundamento de derecho cuarto de la demanda sobre la aplicación indebida en la resolución administrativa recurrida de los artículos 7 , 8 y 9 del Real Decreto 4242/1986, de 10 de octubre , sin haber obtenido respuesta.

    El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva garantizado por al artículo 24.1 de la Constitución supone, según reiterada jurisprudencia constitucional que excusa toda cita, el derecho a recibir una respuesta judicial motivada y fundada en derecho que responda a todas las pretensiones planteadas por las partes, dando contestación a la alegaciones esenciales formuladas por las partes y en las que se fundamentan tales pretensiones. No requiere de forma ineludible, en cambio, una puntual contestación a todas las alegaciones y cuestiones planteadas, dado que en muchos casos las mismas pueden resultar reiterativas o irrelevantes o haber recibido respuesta implícita en otras argumentaciones expresadas en la resolución judicial.

    En el supuesto presente no puede prosperar el motivo porque no puede afirmarse que la Sala haya dejado sin respuesta cuestiones esenciales atinentes a las pretensiones deducidas ante ella. En efecto, en cuanto a la primera de las dos alegaciones mencionadas por la recurrente, no es cierto que la Sala de instancia haya desconocido la problemática relativa a la posibilidad de que una patente europea tenga un contenido diferente en los distintos países, ya que precisamente acepta expresamente la posibilidad de pluralidad de contenidos de una patente en el fundamento de derecho séptimo, en el que tras reproducir el texto del artículo 2 del Convenio de la Patente Europea afirma textualmente 'así las cosas y en contra de lo que sostiene el Juez de lo Mercantil de Madrid, si bien la Patente Europea es único, produce distintos efectos según el país para el que se solicite, y por tanto, las reivindicaciones del producto no estaban protegidas en España'. De este modo, y aunque la conclusión de la Sala no fuese la perseguida por la parte debido al distinto enfoque del litigio realizado en la Sentencia, y con independencia, desde la perspectiva de la alegación de incongruencia omisiva, de si dicha respuesta es o no acertada, lo cierto es que la cuestión no pasó inadvertida al órgano judicial, sino que se pronuncia sobre la misma.

    La segunda cuestión supuestamente omitida se refiere a la alegada infracción por aplicación indebida de los artículos 7 a 9 del Real Decreto 2424/1986 , pues según la parte nada tendría que ver la validación inicial de una patente al amparo de dichos preceptos con la posterior revisión de dicha traducción ya sin sujeción a plazo. Pues bien, tampoco ha incurrido la Sentencia en incongruencia omisiva en este punto, ya que el hecho de que la Sentencia no se refiera directamente a la alegada aplicación indebida de los citados preceptos por parte de la resolución administrativa en forma alguna puede considerarse una falta de respuesta. En efecto, tal cuestión quedaba para la Sala fuera del debate al rechazar la pretensión deducida por la parte -la publicación con plenos efectos de la revisión de la traducción- por una razón anterior de carácter procedimental, cual era la inadecuación del procedimiento empleado para alcanzar la protección de las reivindicaciones de productos no incluidas en la traducción inicial presentada en su momento. Así pues y en contra de lo que sostiene la parte, se trata de un caso claro de rechazo implícito de una alegación como consecuencia de que el planteamiento del órgano judicial de la cuestión principal del recurso difiere sustancialmente del formulado por el recurrente.

    Debe reiterarse que el hecho de que un órgano judicial no desarrolle una determinada cuestión en paralelo a los concretos argumentos de la demanda o con su misma extensión o planteamiento no quiere decir que se incurra en incongruencia omisiva, pues tal como se ha dicho antes el derecho a la tutela judicial efectiva no implica dar respuesta detallada y exhaustiva a todo argumento formulado por las partes. La queja de la recurrente revela simplemente su desacuerdo con el planteamiento que la Sala juzgadora ha efectuado de la pretensión principal formulada en su demanda.

    [...] Sobre el tercer motivo, referido a la supuesta falta de motivación en relación con la competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

    En el primer fundamento de la demanda la mercantil recurrente objetaba la competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas para denegar la publicación de una revisión de traducción de una patente europea y considera que la respuesta dada por la Sala carece de suficiente motivación y, en consecuencia, incurre en arbitrariedad.

    La Sala había contestado a la alegación de la recurrente en los siguientes términos:

    '[...] Sostiene el recurrente que la Oficina Española de Patentes y Marcas es competente para acceder a la publicación de la revisión de la traducción pero no así para denegarla, salvo si no se hubiera justificado el pago de la tasa correspondiente, negando a la Administración ninguna función de calificación del documento que se presenta. La Sección estima que el órgano competente para publicar la revisión de la traducción, no tiene una facultad discrecional para publicar o no la revisión de la traducción pero si tiene un cierto margen de calificación del documento que se le presenta. Se podría llegar sino al absurdo, como ha indicado alguna de las partes en el expediente administrativo, a que en otro caso la Oficina Española de Patentes y Marcas debiera publicar la traducción de 'Hamlet'.

    La petición del recurrente excedía con mucho de una mera corrección o revisión de la traducción de la patente, y lo que pretende la parte es la extensión de la protección del Registro a productos farmacéuticos. La Oficina Española de Patentes y Marcas tiene pues competencia tanto para ordenar la publicación de la patente o de la revisión como para denegar esa publicación.

    El Protocolo sobre la Competencia Judicial y el Reconocimiento de Decisiones relativas al Derecho a la Obtención de la Patente Europea de 5 de octubre de 1.973, establece la competencia de los órganos judiciales en relación a las acciones iniciadas contra el titular de una solicitud de patente europea encaminada a hacer valer el derecho a la obtención de la patente europea para uno o varios estados contratantes, y en el caso examinado no estamos en presencia de ninguna acción iniciada contra el solicitante de la patente, sino ante la denegación de una petición efectuada por el titular de la patente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.' (fundamento de derecho quinto in fine)

    La respuesta que se ha reproducido -bastante más extensa que la que reproduce la recurrente en el motivo- es una respuesta suficientemente motivada y razonable que basta con su sola lectura para descartar la acusación de falta de motivación y arbitrariedad. Con independencia de su corrección, lo que resulta ajeno a la imputación de supuesta falta de motivación salvo que esta fuese manifiestamente irrazonable, la Sala justifica la competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas tanto en la naturaleza calificadora de su función, no limitada a una mera oficina de registro, como en la consideración de la petición formulada ante el órgano administrativo, a diferencia de lo que ocurre con otras pretensiones sólo deducibles ante los órganos jurisdiccionales. El motivo debe pues ser desestimado.

    [...] Sobre el motivo cuarto, referido al artículo 33.2 de la Ley jurisdiccional .

    Considera la parte recurrente que la Sala, en una interpretación conforme al derecho a la tutela judicial efectiva, debió entrar en el fondo del asunto, decidiendo sobre si la entrada en vigor del ADPIC ha determinado la posibilidad de que obtenga la protección íntegra de la patente europea objeto del litigio (procedimientos y productos), sin reenviarle a otro procedimiento administrativo. También afirma la entidad recurrente, que si la Sala entendía, tal como manifiesta en el fundamento de derecho octavo, que resultaba posible una aplicación analógica del artículo 70.7 del ADPIC, pero que ello suponía resolver sobre un motivo no formulado por las partes, debía haber aplicado el artículo 33.2 de la Ley de la Jurisdicción y haber sometido tal cuestión a la consideración de las mismas. No haberlo hecho ha supuesto una auténtica denegación de justicia contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución y al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas garantizado en el apartado 2 del mismo precepto constitucional.

    En este motivo la mercantil recurrente parte de la base de que la Sala podía haber resuelto el fondo material del litigio, esto es, la posibilidad de ampliar la protección de la patente a los productos no reivindicados en la traducción original de la misma como consecuencia de la reserva formulada por España al Convenio de la Patente Europea, dado el carácter material -afirma la parte- del artículo 12 del Real Decreto 4242/1986 , que no requiere presupuesto ni requisito procesal alguno, sino que reconoce al titular de la patente a efectuar por sí mismo y extraprocesalmente una revisión de la traducción. Sin embargo, debe rechazarse este presupuesto del razonamiento efectuado por la recurrente, dado que la Sala se pronuncia precisamente en sentido diametralmente opuesto al sostenido por la parte sobre la naturaleza de la revisión de la traducción ex artículo 12 del referido Real Decreto . Para el órgano judicial este procedimiento estaría exclusivamente reservado para errores o inexactitudes de la traducción, y no admite su empleo para una ampliación de las reivindicaciones, y declara también que la Oficina Española de Patentes y Marcas tiene un poder de calificación y control de la regularidad del trámite de la revisión de la traducción.

    Esta interpretación de la Sala de instancia sobre el alcance del procedimiento de revisión de la traducción contemplado en el artículo 12 del Real Decreto 4242/1986 , cuya corrección o inexactitud examinamos en el próximo fundamento, justifica que el órgano judicial no entrase en el fondo de la pretensión última de la parte, al considerar que la parte había empleado un procedimiento radicalmente equivocado, lo que implicaba que no resultaba posible hacer uso del mecanismo previsto en el artículo 33.2 de la Ley de la Jurisdicción . Así, si bien la Sala admite -a diferencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas- la posibilidad de que la aplicación del ADPIC pudiera llevar a la ampliación de la protección del contenido íntegro de la patente en litigio, excluye en cambio que dicho objetivo pueda alcanzarse mediante el procedimiento empleado por la parte, por lo que no procedía que hiciese uso de la posibilidad prevista en el artículo 33.2 de la Ley jurisdiccional de solicitar a las partes que se pronunciasen sobre la aplicación analógica del artículo 70.7 ADPIC, como sugiere la mercantil recurrente. Para la Sala de instancia cualquier posibilidad de aplicación directa del ADPIC pasaba por la solicitud directa de dicha pretensión en un procedimiento distinto al de la presentación de la revisión de una traducción".

    Quinto.- El recurso de casación, sin embargo, deberá ser estimado en cuanto a los motivos de fondo quinto y sexto. En el primero de ellos, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , "Bayer Healthcare AG" imputa a la Sala de instancia la infracción de "las normas contenidas en los arts. 65 y 70, apartados 1 , 3 y 4 Convenio de Patente Europea , y arts. 11 y 12 del R.D. 2424/86, de 10 de octubre , de aplicación en España del mencionado Convenio". Y en el motivo sexto afirma que "la sentencia recurrida infringe, por inaplicación, el art. 70.7 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, Anexo I C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, ADPIC), e infringe el art. 70.2 del mismo texto legal ".

    La doctrina sentada por esta Sala en las sentencias que antes se han citado viene expuesta en el fundamento jurídico séptimo de la más reciente de 16 de septiembre de 2011 al responder de modo conjunto a los motivos cuarto, quinto y séptimo del recurso de casación en ella resuelto (el número 2534/2010). En aquel caso los motivos se basaban en la infracción de los artículos 27.1 y 70.7 del ADPIC y 70.4 del CPE , artículo 12 del Real Decreto 2424/1986 y artículo 78.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común . Dicha sentencia, a su vez, se hace eco de lo ya dicho en las precedentes del año 2010.

    Dada la similitud de planteamientos impugnatorios, es oportuno que transcribamos las consideraciones que determinaron nuestro fallo de 16 de septiembre de 2011, en los siguientes términos:

    "[...] Los dos motivos se refieren a la cuestión de fondo que subyace a la solicitud de la revisión de la traducción de la patente que ha formulado la recurrente, cual es la del alcance del procedimiento de revisión de una traducción y el de la posible protección tras el Acuerdo ADPIC de las reivindicaciones de producto no incluidas en las traducciones publicadas en su momento, en virtud de la reserva que España había formulado al Convenio de la Patente Europea al amparo del artículo 167 del mismo, hoy suprimido. Acerca de esta materia se ha pronunciado anteriormente esta Sala en sentido favorable a las empresas farmacéuticas recurrentes en las ya mencionadas Sentencias de 4 de noviembre de 2.010 (rec. cas. 6.669/2.009 y 6.864/2.009 ) y 3 de marzo de 2.011 (rec. cas. 2.790/2.010 ), así como también en otras dos de la misma fecha de 4 de noviembre de 2.010 recaídas en los recursos números 4.667/2.009 y 802/2.010 .

    La Sala de instancia, tras estimar en los últimos párrafos del fundamento jurídico octavo de la sentencia impugnada que el "cauce" del artículo 12 del Real Decreto 2424/1986 (revisión de la traducción) no era adecuado, considera sin embargo que "la parte debió presentar a la Oficina Española de Patentes y Marcas una solicitud para que procediera a la publicación de las reivindicaciones relativas al producto farmacéutico al entender que los artículos 27.1 y 70 del Acuerdo ADPIC dejaron sin efecto el artículo 167.5 del Convenio de la Patente Europea , solicitud perfectamente viable al amparo del artículo 29 de la Constitución , y por aplicación analógica del artículo 70.7 del ADPIC. Cuando la Administración se pronuncie al respecto el Tribunal podrá examinar si procede o no la publicación de las reivindicaciones de productos". La Sala de instancia, por su parte, indica a la entidad actora que debió instar un procedimiento encaminado directamente a obtener la publicación de las reivindicaciones de producto no incluidas en su momento en la traducción inicial como consecuencia de la reserva formulada al Convenio de la Patentes Europea.

    Debemos descartar en primer lugar el error en que incurre la Sala sentenciadora al remitirse de forma improcedente al ejercicio del derecho de petición ( artículo 29 de la Constitución ), cuando de lo que se trata es de plantear a una Administración Pública pretensiones fundadas en derecho y el debate gira en torno a la mayor o menor corrección jurídica de una decisión administrativa, expuesta en los términos que acto seguido analizamos, y que requiere una respuesta igualmente fundada en derecho.

    Nos encontramos entonces que el debate se encuentra centrado en dos cuestiones. Por un lado, si la Oficina Española de patentes y Marcas -como las demás oficinas nacionales de propiedad industrial-, está obligada a publicar las traducciones o las revisiones de las mismas sin poder calificar ni entrar en su contenido, tal como entiende la parte recurrente, o si las citadas oficinas pueden calificar dicho contenido y, en su caso, negarse a su publicación en aplicación de tales funciones calificadoras, cuyo alcance quedaría por precisar.

    En segundo lugar, es preciso examinar si mediante el procedimiento de revisión de una traducción de una patente europea es posible ampliar el ámbito de protección de la traducción original y hasta el límite que marca la patente europea, tal como entiende la parte recurrente que se deriva de los preceptos invocados del Convenio de la Patente Europea y del ADPIC.

    1. Es preciso rechazar la tesis de la recurrente que reduce el papel de la Oficina Española de Patentes y Marcas a un mero registro que debe recibir y publicar toda traducción de una patente europea, verificando tan sólo que se trata de la traducción de un patente europea, única comprobación que parece admitir, y que se ha producido el pago de la tasa correspondiente. No hay base normativa alguna, ni en el Convenio de la Patente Europea ni, en lo que a España afecta, en la legislación nacional, para negarle a la Oficina Española de Patentes y Marcas una función calificadora que en todo caso debe comprender, como se afirma en la resolución administrativa combatida en el recurso a quo, la verificación del cumplimiento de la ley. Y esto supone desde luego la comprobación de que la traducción se corresponde con la de una patente europea publicada oficialmente, así como, en su caso, la verificación de la fidelidad de dicha traducción, evitando así la eventual comisión tanto de posibles errores como de cualquier fraude de ley por parte de quien presente una traducción de una patente. Ha de tenerse en cuenta que la publicación oficial de la traducción de una patente por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas tiene ya unas importantes consecuencias jurídicas, como lo es el derecho de su titular a explotarla comercialmente, por lo que dicho acto de publicación debe estar revestido de seguridad jurídica respecto de terceros. Tal circunstancia constituye por sí misma una justificación para otorgar a la Oficina una función calificadora que va ciertamente más allá de una concepción de su función como una mera recepción obligada de documentos mediante el pago de una tasa, y ello con independencia de que el alcance de una patente oficialmente traducida en nuestro país pueda depender en definitiva, en caso de conflicto, de un pronunciamiento judicial. Como es evidente, todo lo dicho es aplicable por las mismas razones no sólo a las traducciones, sino asimismo a las revisiones de las traducciones.

    2. Ahora bien, que la Oficina Española de Patentes y Marcas pueda verificar la correspondencia y exactitud de una traducción o el de una revisión de la misma con el texto oficial de una patente y excluir que se trate de una pretensión imposible o en fraude de ley, no aclara el alcance que puede tener el procedimiento de revisión de una traducción establecido en el artículo 70.4 del Convenio de la Patente Europea y 12 del Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre . Para una mayor claridad, conviene reproducir el texto de ambos preceptos:

      Convenio de 5 de octubre de 1.973, sobre concesión de patentes europeas:

      'Artículo 70. Texto auténtico de la solicitud de patente europea o de la patente europea.

      [...]

      4. Cualquier Estado Contratante que adopte una disposición en virtud del párrafo 3:

    3. deberá permitir al solicitante o al titular de la patente que presente una traducción revisada de la solicitud de patente europea o de la patente europea. Esta traducción revisada no surtirá ningún efecto jurídico hasta que se hayan satisfecho las condiciones establecidas por el Estado Contratante con arreglo al párrafo 2 del Artículo 65 y al párrafo 3 del Artículo 67;

    4. podrá establecer que quienes de buena fe hayan comenzado a utilizar en ese Estado una invención o hayan hecho preparativos efectivos y serios con ese fin, sin que esa utilización constituya una violación de la solicitud o de la patente de acuerdo con el texto de la traducción inicial, puedan continuar explotándola en su empresa o para las necesidades de ésta, después de que la traducción revisada haya surtido efecto.

      Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre:

      Artículo 12.

      En todo momento se puede efectuar por el titular de la solicitud o de la patente una revisión de la traducción, la cual no adquirirá efecto hasta que la misma sea publicada en el Registro de la Propiedad Industrial.

      No se procederá a dicha publicación si no se hubiera justificado el pago de la tasa correspondiente.

      Toda persona que, de buena fe, comienza a explotar una invención o hace los preparativos efectivos y serios a este fin, sin que tal explotación constituya una violación de la solicitud o de la patente de acuerdo con el texto de la traducción inicial, puede continuar sin indemnización alguna con la explotación en su Empresa o para las necesidades de ésta.'

      Es verdad que ni el apartado a) del artículo 70.4 del Convenio de la Patente Europea ni el primer párrafo del artículo 12 del Real Decreto establecen con claridad cual es el alcance del derecho a presentar una traducción revisada de la solicitud o de la patente. Sin embargo, el propio reconocimiento expreso de tal posibilidad, así como el tenor del apartado b) del artículo 70.4 del Convenio, conducen a la conclusión de que no es posible entender que su objetivo se reduce a corregir posibles errores o inexactitudes la traducción, como han interpretado tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas como la Sentencia impugnada. Esta conclusión se deriva de manera inequívoca del tenor del citado apartado b) del artículo 70.4 del Convenio de la Patente Europea , que se refiere al diferente alcance jurídico que puede llevar aparejada la revisión de la traducción. En efecto, si el alcance de una traducción revisada se limitase a enmendar errores o imprecisiones de la traducción original, sus efectos jurídicos serían exactamente los mismos que los de la traducción, y su presentación serviría exclusivamente para evitar una eventual inseguridad jurídica, pero en ningún caso se podría hablar con propiedad de respeto a derechos de explotación de terceros nacidos bajo la vigencia de la patente como consecuencia de la revisión de la traducción. Así, cuando en el apartado 1.b) se contempla la posibilidad de que un Estado admita que cualesquiera terceros que hayan acometido la explotación de una invención sin vulnerar el texto de la traducción original, puedan continuar dicha explotación 'después de que la traducción revisada haya surtido efecto' indiscutiblemente se está queriendo decir que su contenido protegido, en principio delimitado por sus reivindicaciones, es más amplio que el de la traducción original. Hablar del diferente efecto jurídico de la traducción revisada respecto de la traducción original hasta el punto de contemplar la protección de terceros que hubiesen acometido la explotación de invenciones no cubiertas por la traducción original y sí por la revisada no puede reconducirse a que la traducción revisada se limite necesariamente a rectificar errores materiales o de traducción o inexactitudes de ésta. La previsión del Convenio de la Patente Europea de que los Estados han de contemplar la posibilidad de que el solicitante o titular de la patente puedan presentar una traducción revisada y condicionar los efectos jurídicos al correspondiente cumplimiento de los correspondientes requisitos (pago de la correspondiente tasa para los titulares, según el artículo 65.2 y los requisitos contemplados en el artículo 67.3 para los solicitantes), así como el reconocimiento de la posibilidad de que los Estados amparen la protección de los derechos adquiridos por terceros en los términos comentados del apartado 4 .b), lleva inequívocamente a la conclusión de que la revisión de la traducción tiene un objetivo de mucho más alcance que el defendido por la Oficina Española de Patentes y Marcas y por la Sala de instancia. Además, el texto del artículo 12 del Real Decreto 2424/1986 confirma todo lo anterior al recoger expresamente en su último párrafo la referida posibilidad prevista en el artículo 70.4.b) del Convenio de la Patente Europea de otorgar protección a las actuaciones de buena fe de terceros, no contrarias a la patente original, frente a la ampliación de protección de una patente como consecuencia de la revisión de una traducción.

      Pues bien tal alcance de una revisión de la traducción no puede ser otro que precisamente el que la parte recurrente ha pretendido con la presentación de la revisión de la traducción, eso es, incorporar reivindicaciones contenidas en la patente europea pero por alguna razón no incorporadas en la traducción presentada en otro Estado. Sin duda puede haber diversas razones que den lugar a que en una primera traducción no se incorporen todas las reivindicaciones existentes en la patente europea, como lo fue en su momento la reserva efectuada por España del Convenio de la Patente Europea respecto de las reivindicaciones de productos farmacéuticos, pero también puede deberse a pactos puramente mercantiles con otras empresas farmacéuticas o a motivaciones de naturaleza estrictamente económica o comercial. En todos esos supuestos sin duda es posible que, una vez desaparecidas tales razones, la titular de la patente pueda optar por incorporar las reivindicaciones omitidas en un primer momento, a cuyo efecto indiscutiblemente puede emplear el procedimiento previsto en el Convenio de la Patente Europea de registrar en la correspondiente oficina nacional de propiedad industrial una traducción revisada.

      La Oficina Española de Patentes y Marcas es consciente del posible significado del apartado 4.b) del artículo 70 del Convenio de la Patente Europea , y trata de reconducirlo a la hipótesis de que 'un término de las reivindicaciones pueda alterar su sentido', pero se trata de una interpretación claramente insuficiente para explicar el contenido del apartado y la protección de explotaciones comerciales de buena fe de terceros, que no parecen concebibles simplemente a partir de un eventual cambio de sentido de un término.

    5. Una vez establecida la posibilidad de que mediante la revisión de la traducción se incorporen reivindicaciones no incluidas en la traducción original queda por verificar si dicha posibilidad está sometida a algún plazo o si bien puede ejercerse en cualquier momento tras la publicación de la traducción original. El artículo 70.4.b) del Convenio de la Patente Europea no contempla plazo de ningún tipo, ni mucho menos uno de carácter perentorio como el previsto en el artículo 65.1 de tres meses desde la publicación de la nota de concesión de la patente europea para la presentación de la traducción original, plazo que es sin embargo potestativo para los Estados, que pueden también prever uno de mayor duración.

      Por otra parte, el texto del artículo 12 del Real Decreto 2424/1986 establece claramente que se trata de una posibilidad abierta en cualquier momento al titular de una patente, puesto que expresamente señala que 'en todo momento se puede efectuar por el titular de la solicitud o de la patente una revisión de la traducción', lo que deja a dicho titular con esa opción abierta en los casos en que exista la ya referida diferencia de contenido entre la patente europea y su traducción originaria -aparte del supuesto marginal de que se hayan detectado errores en la traducción-.

      En definitiva, esa es asimismo la conclusión a la que llevar la finalidad de la posibilidad de presentar una revisión de la traducción. En efecto, si esta facultad abierta a los titulares de las patentes tiene el objetivo ya visto de completar la protección de un invento con reivindicaciones inicialmente no incluidas en un determinado país por razones de naturaleza variada (normativa nacional, acuerdos privados, etc.) es coherente que la posibilidad de presentar dicha revisión quede abierta 'en todo momento', tal como dice el Real Decreto español, ya que las causas que pueden determinar que no se incluya todo el contenido de la patente son de distinta naturaleza y pueden cesar en momentos diversos, incluso muy posteriores a la fecha en que se registró la patente y se presentó la traducción en el país de que se trate.

      Así pues, tomando en consideración la falta de previsión de un plazo específico en el Convenio de la Patente Europea y en el Real Decreto 2424/1986, el tenor del artículo 12 de esta última disposición y la finalidad a la que sirve la posibilidad de presentar una traducción revisada, según los términos ya vistos, todos esos factores conducen a la conclusión de que la facultad admitida por el referido artículo 70.4.b) del Convenio de la Patente Europea y plasmada en el artículo 12 del Real Decreto 2424/1986 queda abierta, sin límite de plazo, a disposición del titular de la patente desde el momento en que se presenta la traducción de la misma según lo previsto en el artículo 65.1 del Convenio de la Patente Europea y 3 , 7 y 8 del citado Real Decreto 2424/1986.

      En el presente supuesto, la reserva suscrita por España al Tratado de Munich que impedía la patente de productos farmacéuticos llegó, comprendida su prórroga, hasta el 7 de octubre de 1.992, fecha a partir de la cual quedaba abierta en nuestro país la posibilidad de reivindicaciones de tales productos. Por otra parte el artículo 167.5 del Convenio estipulaba que 'los efectos de esta reserva subsistirán durante toda la duración de esas patentes', eso es, de las sometidas a la reserva. Pero esta previsión ha de entenderse de forma conjunta con el apartado siguiente, el 167.6, que establece que 'sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 4 y 5, toda reserva dejará de producir efectos a la expiración del período previsto en el párrafo 3 primera fase, o si ese período hubiere sido ampliado, al término del período de ampliación', lo que podría llevar a la interpretación de que la reserva no tiene sobre las patentes afectadas ninguna ultraactividad más allá de su propia duración, que en el caso español, incluida la prórroga, era hasta la citada fecha de 7 de octubre de 1.992.

      Pero en todo caso la entrada en vigor en España del ADPIC, vinculante para el Estado español a partir del 1 de enero de 1.996, según lo dispuesto en el artículo 65.1 del mismo, despeja cualquier duda que pudiera mantenerse respecto a posibles efectos de la reserva sobre las patentes afectadas por ella, dado que debe prevalecer sobre el Convenio de la Patente Europea el reconocimiento expreso por parte del ADPIC de la posibilidad, no ya de admitir las reivindicaciones de productos farmacéuticos, sino de hacerlo para aquéllos supuestos en que no había sido posible con anterioridad como consecuencia de decisiones nacionales -como el caso de las reservas-. Así. El artículo 70 del ADPIC contiene dos importantes previsiones transitorias, una, la posibilidad de modificar la solicitudes pendientes en el momento de entrada en vigor del Acuerdo para reivindicar una protección mayor -sin incluir materia nueva- (apartado 7) y la obligación para los Estados firmantes que en ese momento no otorgasen protección a los productos farmacéuticos o químicos de establecer un medio para que puedan solicitarse solicitudes de patentes para dichos productos (apartado 8). En cuanto a esta última previsión, en puridad resultaba innecesaria en España, ya que en ese momento los productos citados ya eran protegibles, y también es cierto que estaba a disposición de los titulares de patentes afectados la posibilidad de presentar una traducción revisada; también es cierto, sin embargo, que ante la situación de inseguridad jurídica existente, el reconocimiento de un procedimiento específico semejante hubiese clarificado considerablemente la situación.

      Al igual que en los otros casos examinados por la Sala, en el de autos la solicitud de la patente data se produjo el 1 de junio de 1989 y su publicación en el Boletín Europeo de Patentes el 15 de marzo de 1995, fecha en la que si bien estaba ya publicado el ADPIC, todavía no era vinculante para el Estado español, tal como se ha indicado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 65.1 del Acuerdo. De esta manera, a partir de la plena eficacia del ADPIC el 1 de enero de 1.996, la patente litigiosa estaba concedida y la reserva frente a las patentes de productos en virtud del Convenio de la Patente Europea ya no estaba vigente, luego el supuesto de autos no quedaba comprendido en ninguno de los apartados 7 y 8 del artículo 70 del ADPIC.

      Consecuencia de todo lo visto en el presente fundamento es la estimación de los motivos de casación examinados, no en cuanto a la limitación de las potestades de la Oficina Española de Patentes y Marcas de verificar el contenido de la traducción revisada -limitación que hemos rechazado-, pero sí en cuanto a que comprobada su fidelidad y que las ampliaciones de la traducción revisada se mantienen dentro de los limites del texto de la patente europea, así como la ausencia de cualquier fumus de fraude de ley, el citado organismo está obligado a publicar dicha traducción revisada en la forma reglamentariamente procedente".

      Sexto.- La aplicación de esta doctrina al caso de autos determinará la estimación de los motivos quinto y sexto deducidos por "Bayer Healthcare AG" y la subsiguiente casación de la sentencia de instancia. Reiteramos, por las razones ya expuestas que no consideramos desvirtuadas, la doble línea argumental que hemos fijado, tanto sobre el alcance de las funciones que corresponden a la Oficina Española de Patentes y Marcas en relación con las traducciones -o sus revisiones- de las patentes europeas (incluidas las que incorporen por esta vía las reivindicaciones de productos farmacéuticos anteriormente ineficaces en España) como sobre el problema de la aplicación directa en España del ADPIC a estas patentes.

      Añadiremos a lo anterior que la Sala Primera (de lo Civil) de este Tribunal Supremo, por sentencia de 10 de mayo de 2011 ( cuya doctrina reitera la de 11 de noviembre del mismo año ), también se ha pronunciado en este mismo sentido sobre la aplicabilidad directa en España del ADPIC y su incidencia en la reserva española al CPE. Lo ha hecho en un recurso de casación (575/2008) interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de enero de 2008 que admitía la "patentabilidad sobrevenida" en España tras la entrada en vigor del ADPIC de las patentes europeas (de productos farmacéuticos) anteriores al 7 de octubre de 1992.

      En el fundamento jurídico tercero de la sentencia de 10 de mayo de 2011 se plasman las consideraciones jurídicas que conducen a la desestimación del motivo de casación deducido por las recurrentes. Éstas alegaban precisamente, según se lee en la referida sentencia, la infracción "de la Reserva española al CPE ex art. 167.2.a) del mismo, el art. 167.5 CPE, la Disposición Transitoria 1ª LP, el art. 70.1 del Acuerdo ADPIC, los arts. 28 y 30.2 de la convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el art. 9.3 CE y el art. 2.3 del Código Civil , al aplicar retroactivamente los arts. 27 y 70.2 del Acuerdo ADPIC en contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tiene declarado que los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de las normas son principios básicos y de orden público del ordenamiento jurídico que deben ser respetados escrupulosamente, determinando la interpretación restrictiva de la retroactividad y de las normas de derecho transitorio."

      Séptimo.- La estimación del recurso determina que esta Sala haya de resolver lo que proceda dentro de los términos en que aparece planteado el debate. Nuestra decisión debe ser, por las mismas razones ya consignadas, la declaración de nulidad de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas objeto de litigio, esto es, la dictada el 27 de octubre de 2006 mediante la cual se estimó el recurso de alzada interpuesto por varias sociedades y se revocó y dejó sin efecto la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 1 de julio de 2006 de la revisión de la traducción al español de la Patente Europea EP 0757990 cuyo número de solicitud era el 96113744.

      Como expusimos en el relato de los hechos más relevantes, la titular de la patente europea EP 0757990 había presentado a la Oficina Española de Patentes y Marcas una traducción revisada que incorporaba el total de reivindicaciones tal como constaban en el registro original de aquélla. Es cierto que la traducción revisada difería de las que inicialmente incluían el "juego español" de reivindicaciones. Pero, precisamente porque el nuevo régimen normativo -según la interpretación que hemos admitido- ya lo permitía, era lícito que la nueva traducción revisada, inicialmente admitida por la Oficina Española de Patentes y Marcas y publicada en su diario oficial el 1 de julio de 2006, incorporara el contenido íntegro de la patente europea, esto es, incluyera las reivindicaciones de producto que constaban originariamente en ella. Podía, pues, "Bayer Healthcare AG" presentar -como lo hizo el 16 de febrero de 2006- ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la nueva revisión de la traducción de la patente europea que incorporaba las reivindicaciones de producto concedidas para el resto de Estados designados en ella, y hacerlo al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 2424/1986 , aunque ello excediera del "juego" de las reivindicaciones de procedimiento ya validado en España en su día.

      Ha de tenerse en cuenta, por lo demás, que en este supuesto la propia Oficina registral admitía que no era aplicable la reserva del artículo 167 del CPE, visto que la patente europea correspondiente a la solicitud número 96113744 había sido concedida el 30 de junio de 2005, cuando ya había entrado en vigor con plena eficacia el ADPIC. No existían, pues, objeciones a que las reivindicaciones de producto incluidas en la patente europea tuvieran plenos efectos en España.

      Octavo.- Ha lugar, por lo dicho, a la estimación tanto del recurso de casación como del recurso contencioso-administrativo. Y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional , no procede hacer especial imposición de las costas causadas en la instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en cuanto a las de este recurso de casación.

      Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Primero

Estimar el recurso de casación número 646/2011 interpuesto por "Bayer Healthcare AG" contra la sentencia dictada el 30 de septiembre de 2010 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1500 de 2006 , sentencia que casamos dejándola sin efecto.

Segundo.- Estimar el recurso contencioso-administrativo número 1500/2006 y anular el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de octubre de 2006 en lo relativo a la revisión de la traducción al español de la patente europea número EP 0757990, cuyo número de solicitud era el 96113744, publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 1 de julio de 2006.

Tercero.- No hacemos especial imposición de las costas causadas en la instancia, debiendo correr cada parte con las suyas en cuanto a las de este recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.

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