STS, 16 de Febrero de 2011

En el proceso contencioso-administrativo número 273/2007, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia de fecha 2 de diciembre de 2009 , cuyo fallo dice literalmente:

1º.- Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo.

2º.- No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas .

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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil ELYSIUS EUROPA, S.L. recurso de casación, que la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tuvo por preparado mediante providencia de fecha 25 de enero de 2010 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil ELYSIUS EUROPA, S.L. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 15 de marzo de 2010, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

que, teniendo por presentado este escrito, lo admita teniéndome por comparecido y parte en la representación que ostento; acuerde la devolución del poder en la forma interesada y, en su virtud, tenga por formalizado RECURSO DE CASACIÓN contra la Sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 2 de diciembre de 2009 a la que se ha hecho referencia en el cuerpo de este escrito; y, tras los trámites legales pertinentes, dicte Sentencia por la que, casando y anulando la recurrida, se estime el recurso contencioso administrativo número 273/2007 ; contra la denegación de la marca número 2.657.301; subsidiariamente, y para el supuesto de no estimarse los tres primeros motivos de casación contenidos en este recurso, y con estimación del cuarto de los motivos y por lo tanto del recurso contencioso administrativo, y anulando la Sentencia recurrida, resuelva conforme a lo planteado oportunamente en el debate y omitido por la Sala de instancia, y en su consecuencia ordene la concesión de la marca número 2.657.301, en cualquiera de los casos con imposición de costas a quien se oponga a esta pretensión .

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La Sala, por providencia de fecha 8 de octubre de 2010, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 2 de noviembre de 2010 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la entidad mercantil SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, S.A.) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1. - El Abogado del Estado, por escrito presentado el día 1 de diciembre de 2010, efectuó las alegaciones que consideró oportunas, y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

   que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas .

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2. - El Procurador Don Álvaro José de Luis Otero, en representación de la entidad mercantil SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, S.A., en escrito presentado el día 17 de diciembre de 2010, expuso, asimismo, los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

   Que, con plena desestimación del recurso de casación interpuesto por Elysius Europa, S.L., CONFIRME EN TODOS SUS TÉRMINOS la Sentencia número 1205/2009, de 2 de diciembre, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en los autos al margen referenciados, con EXPRESA IMPOSICIÓN DE COSTAS a la parte recurrente .

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Por providencia de fecha 13 de enero de 2011, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat , y se señaló este recurso para votación y fallo el día 9 de febrero de 2011, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto del recurso de casación.

El recurso de casación que enjuiciamos se interpone contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2 de diciembre de 2009 , que desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil ELYSIUS EUROPA, S.L. contra la resolución de la Directora General de Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 7 de mayo de 2007, que acordó la denegación de la solicitud de registro de la marca nacional número 2.657.301 "SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS" (mixta), para amparar servicios en las clases 39 y 45 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al estimar el recurso de alzada formulado por la entidad mercantil SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, S.A. contra la precedente resolución de 15 de marzo de 2006.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la decisión de desestimación del recurso contencioso-administrativo, con base jurídica en la aplicación de las prohibiciones absolutas de registro establecidas en el artículo 5.1 b), c) y d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , en la apreciación de que los términos utilizados en la configuración de la marca solicitada carecen de distintividad, pues son de uso común para distinguir servicios funerarios, según se razona, en el fundamento jurídico quinto de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

[...] A la luz de lo precedentemente expuesto procede atender a las alegaciones de la parte actora, de inaplicabilidad de las prohibiciones del artículo 5.1.b), c) y d) de la Ley de Marcas a la marca nacional mixta SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS, clases 39 "Servicios de transportes funerarios" y 45 "Servicios de Pompas fúnebres", que no puede estimarse, pues el sentido de la prohibición reside en dejar a libre disposición de todos los empresarios del sector todos los signos, medios ó indicaciones que por ser necesarios, usuales o útiles para designar el género, tipo, naturaleza, calidad, u otra característica de los mismos no deben de ser apropiados en exclusiva por un sólo empresario en perjuicio de los demás. Siendo evidente por lo demás que la protección administrativa del derecho de propiedad industrial, a través del correspondiente registro tiene como uno de sus fundamentos y pilares la creatividad y la especialidad de los signos con que unos industriales, fabricantes, comerciantes pretenden distinguir de otros el resultado de su trabajo, fundamento que no puede apreciarse cuando el fonema, ideograma ó gráfico utilizado carecen de toda novedad y además recogen conceptos de uso común.

Aplicado lo anterior al caso presente resulta que la marca mixta solicitada está compuesta por tres vocablos SERVEIS , FUNERARIS e INTEGRALS, que son de uso común para distinguir la totalidad de los servicios funerarios, por lo que no otorgan suficiente distintividad a la marca para poder ser registrada al amparo de lo establecido en el art. 5.3 de la Ley de Marcas , conforme al cual podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la Ley de Marcas .

La finalidad de este precepto no es permitir la simple conjunción de elementos comprendidos en los referidos apartados del artículo 5.1 , sino solamente de aquellos que cumplen la función perseguida por el artículo 4.1 , cual es distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona, es decir que se trata de una denominación de fantasía, propia del ingenio de su inventor, que atribuye a la comparación un significado propio y distinto de sus elementos comparados, lo que no cabe apreciar que ocurra en el caso presente por la simple adición de los vocablos SERVEIS , FUNERARIS e INTEGRALS, sin que lo precedentemente expuesto resulte desvirtuado por el hecho de tratarse de una marca mixta ni por el hecho también alegado de haber sido concedida la misma marca por el Registro Comunitario de Marcas.

Como contempla la STS, de 9 de febrero de 2009 , "la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás."

La ratio de la prohibición absoluta de registro contenida en el artículo 5.1 reside en preservar que las expresiones que describen las propiedades de los productos estén a la libre disposición de todos los empresarios que operan en el correspondiente sector, impidiendo que puedan ser monopolizadas en exclusiva por un sólo empresario en perjuicio de los demás, lo que se justifica en que no tienen propiamente una función identificadora del origen o procedencia empresarial, en cuanto no permiten al consumidor reconocer el origen del producto designado por la marca .

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación, interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil ELYSIUS EUROPA, S.L., se articula en la formulación de cuatro motivos de casación:

En el primer motivo de casación, fundado con el amparo procesal del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, se imputa a la sentencia recurrida la infracción, por aplicación indebida, del artículo 5.1, b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , en cuanto que no ha valorado adecuadamente la marca mixta en su conjunto, de acuerdo con todos sus elementos integrantes, ni la capacidad distintiva, al fundamentar su fallo en la genericidad del elemento denominativo de la marca solicitada.

El segundo motivo de casación, también articulado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, denuncia la infracción, por aplicación indebida, del artículo 5.1 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , así como de la jurisprudencia interpretativa, al no valorar la sentencia de instancia, adecuadamente, la marca mixta en su conjunto, de acuerdo con todos los elementos integrantes, no tomando en consideración el elemento gráfico, que evidencia que la marca solicitada no está compuesta exclusivamente por signos genéricos o descriptivos.

El tercer motivo de casación, formulado al amparo del artículo 88.,1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, se funda en la infracción, por aplicación indebida, del artículo 5.1 d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , así como de la jurisprudencia interpretativa, en cuanto que la sentencia de instancia no ha tomado en consideración que se trata de una marca mixta que incorpora un elemento gráfico formando un todo único, y que la parte denominativa de la marca solicitada no se ha convertido en habitual para designar unos servicios en el lenguaje común del comercio.

El cuarto motivo de casación, fundado al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por infracción, por inaplicación del artículo 24 de la Constitución, de los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley matriz de esta jurisdicción y del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , reprocha a la sentencia de instancia que no haga mención ni valoración alguna de las distintas pruebas aportadas con el escrito de demanda, que acreditarían la distintividad sobrevenida de la marca mixta cuestionada, que se alcanza por el uso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley de Marcas .

Se aduce que la sentencia de instancia ha incurrido en incongruencia omisiva al no pronunciarse sobre esta cuestión, formulada con carácter subsidiario, para el supuesto de que no se tuviera en consideración lo alegado acerca de la inaplicabilidad de las prohibiciones de registro del meritado artículo 5.1 b), c) y d) de la Ley de Marcas .

Sobre el cuarto motivo de casación: la alegación de infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

El cuarto motivo de casación, que por razones de orden lógico procesal examinamos prioritariamente, no puede ser acogido, porque consideramos que la Sala de instancia no ha incurrido en la infracción que se denuncia, consistente en haber incurrido en incongruencia omisiva por no haber valorado las pruebas aportadas para justificar la distintividad sobrevenida por el uso de la marca, según se refiere en el artículo 5.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , en cuanto que entendemos que dicho argumento ha sido rechazado de forma implícita por la Sala de instancia, y que carecía de relevancia para fundamentar un pronunciamiento anulatorio de la resolución recurrida.

En este sentido, debemos consignar que la imputación de falta de valoración de las pruebas aportadas carece de fundamento, en cuanto advertimos que el proceso no se recibió a prueba, por lo que la Sala de instancia no estaba obligada a analizar el conjunto de documentos. Asimismo, debemos dejar constancia de la circunstancia procesal de que la invocación del artículo 5.2 de la Ley de Marcas se realizó en el escrito de demanda, referida a la «inaplicabilidad de las prohibiciones de las letras b), c) y d), apartado 1, en los casos de distintividad sobrevenidos (art. 5.2 )» (sic), por lo que estimando, de forma concluyente, que en el supuesto enjuiciado eran aplicables las prohibiciones absolutas de registro contempladas en dicha disposición legal, resulta evidente que la Sala de instancia descarta que la marca hubiera adquirido distintividad por el mero uso.

En efecto, rechazamos que la Sala de instancia haya incurrido en incongruencia omisiva o en falta de motivación, por no dar respuesta a la alegación basada en la aplicación del artículo 5.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , puesto que no podemos desconocer que la pretendida adquisición de carácter distintivo para los servicios funerarios reivindicados de la marca nacional solicitada número 2.657.301 "SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS" (mixta), como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma, carecía manifiestamente de fundamento, en cuanto consta que la solicitud de registro de la marca fue formalizada el 15 de junio de 2005 y los hechos referidos a su uso tienen una dimensión temporal posterior, ya que las instalaciones funerarias fueron puestas en funcionamiento con posterioridad, lo que evidenciaría la imposibilidad de que sea reconocida e identificada por el público como indicación de un origen empresarial determinado ante la falta de utilización efectiva de la misma.

En este sentido, resulta adecuado consignar que según una consolidada doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, expuesta en la sentencia 30/2007, de 12 de febrero , que se reitera, sustancialmente, en las sentencias 53/2009, de 23 de febrero , 83/2009, de 25 de marzo y 24/2010, de 27 de abril , la declaración de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, que garantiza el artículo 24.1 de la Constitución, por incurrir un órgano judicial en incongruencia, requiere la concurrencia de los siguientes presupuestos:

En particular, respecto de la congruencia de las resoluciones judiciales, y a salvo las singularidades del ámbito penal, desde la STC 20/1982, de 5 de mayo , venimos recordando que la misma se mide por el ajuste o adecuación entre lo resuelto y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones y peticiones, de manera tal que no puede la Sentencia otorgar más de lo que se hubiera pedido en la demanda, ni menos de lo que hubiera sido admitido por el demandado, ni otorgar otra cosa diferente, que no hubiera sido pretendida.

Siendo ello así, la incongruencia procesal puede revestir tres modalidades. Existe, en primer lugar, la llamada incongruencia omisiva o ex silentio que tendrá lugar "cuando el órgano judicial deje sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución" ( SSTC 202/1998, de 14 de octubre, FJ 5 ; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3 ; y 85/ 2006, de 27 de marzo , FJ 5 ). La denominada incongruencia extra petitum se produce, en segundo lugar, cuando el pronunciamiento judicial recae "sobre un tema no incluido en las pretensiones deducidas en el proceso, de tal modo que se haya impedido a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido, provocando su indefensión al defraudar el principio de contradicción" ( SSTC 311/1994, de 21 de noviembre, FJ 2 ; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3 ; y 116/2006, de 24 de abril , FJ 8 ). La incongruencia por error acontece, en tercer lugar, cuando se dan al unísono las dos anteriores clases de incongruencia, tratándose, por tanto, de supuestos "en los que, por el error de cualquier género sufrido por el órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión formulada en la demanda o sobre el motivo del recurso, sino que equivocadamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta" ( SSTC 369/1993, de 13 de diciembre, FJ 4 ; 213/2000, de 18 de septiembre, FJ 3 ; y 152/2006, de 22 de mayo , FJ 5 ) .

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En la sentencia constitucional 204/2009, de 23 de noviembre , se determina el alcance del principio de congruencia, distinguiendo entre lo que son pretensiones y alegaciones sustanciales planteadas por las partes, y argumentos no relevantes, en los siguientes términos:

« Este Tribunal ha tenido ocasión de desarrollar una amplia y consolidada doctrina la cuestión. En lo que ahora interesa la reciente STC 73/2009, de 23 de marzo , resume esta doctrina señalando que «el vicio de incongruencia omisiva existe cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda deducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales por todas, STC 218/2003, de 15 de noviembre , FJ 4 b). La exposición de esta conocida doctrina exige reiterar la precisión de que la congruencia exige dar respuesta, no sólo a las pretensiones propiamente dichas, sino también a las alegaciones sustanciales, pues, tal como recordábamos en la STC 85/2006, de 27 de marzo : ``el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva `no sólo se vulnera cuando la pretensión no recibe respuesta, sino también cuando el órgano judicial omite toda consideración sobre una alegación fundamental planteada oportunamente por las partes. Así lo ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Hiro Balani c. España y Ruiz Torija c. España de 9 de diciembre de 1994 , y lo han reconocido nuestras SSTC 85/2000, de 27 de marzo ; 1/2001, de 15 de enero ; 5/2001, de 15 de enero ; 148/2003, de 14 de julio , y 8/2004, de 9 de febrero , entre otras (FJ 3 )``. Finalmente, la circunstancia de que la pretendida incongruencia omisiva se considere producida en una Sentencia que resuelve un recurso de apelación, hace necesario recordar que la relevancia constitucional de la omisión de respuesta judicial a una pretensión o alegación fundamental exigirá que la concreta alegación forme parte del debate procesal que imperativamente ha de resolver el órgano judicial, bien porque haya sido expresamente reiterada o planteada ex novo por alguna de las partes en la fase de apelación, bien porque, pese a aquella falta de reiteración de la petición subsidiaria en los sucesivos grados jurisdiccionales, la configuración legal del recurso de que se trate obligue a dar respuesta a todas las cuestiones controvertidas que hayan sido objeto del litigio, lo que implicará entonces, en defecto de una respuesta judicial completa, un vicio de incongruencia STC 218/2003, de 15 de diciembre , FJ 4 .b), que recuerda que así ocurría en el supuesto resuelto por nuestra STC 53/1991, de 11 de marzo , en relación con la casación por infracción de Ley» .».

Cabe, asimismo referir, conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 30 de septiembre de 2009 (RC 1435/2008 ), que el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas

En suma, la proyección de las doctrinas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo expuestas al caso litigioso examinado promueve confirmar que la Sala de instancia no ha incurrido en el vicio procesal de incongruencia omisiva o ex silentio, en infracción del artículo 67 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , puesto que constatamos que, confrontados los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida y la causa petendi, no elude responder a los argumentos jurídicos planteados con carácter sustancial en el escrito de demanda, en relación con la inaplicación del artículo 5.1 b), c) y d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , rechazando, implícitamente, que la marca cuestionada haya adquirido distintividad por su uso.

Sobre el primer, el segundo y el tercer motivos de casación: la alegación de infracción del artículo 5.1 b), c) y d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas .

El primer, el segundo y el tercer motivos de casación articulados, que examinamos conjuntamente por la conexión argumental que apreciamos en su desarrollo, no pueden ser acogidos. Consideramos que la censura que la defensa letrada de la entidad mercantil recurrente formula a la sentencia recurrida, fundada en la infracción del artículo 5.1 b), c) y d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , carece de fundamento, porque la Sala de instancia acierta al declarar la falta de suficiente distintividad de la marca solicitada "SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS" (mixta), que ampara servicios en las clases 39 y 45, para acceder al registro como signo exclusivo de una empresa, en cuanto que dicho distintivo está compuesto por vocablos genéricos, descriptivos de los servicios reivindicados.

A este respecto, resulta adecuado recordar, en relación con el presupuesto de distintividad de la marca, a que alude el artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , al disponer que «se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra», la doctrina jurisprudencial de esta Sala expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), que, en referencia a la aplicación del precedente artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , dijimos:

[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible .

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En el caso presente que examinamos, la composición mixta de la marca no le dota de una suficiente distintividad, pues los términos empleados en la configuración de la marca solicitada "SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS", que constituyen el elemento dominante y más característico de la marca solicitada, son utilizados usualmente en el mercado para distinguir la prestación de servicios funerarios, por lo que resultan inadecuados para producir en el receptor el efecto reflejo que le permita recordar con facilidad el origen empresarial del producto designado.

Cabe significar, que la ratio de la prohibición absoluta de registro contenida en el artículo 5.1 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , al establecer que no podrán registrarse como marcas «los signos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el mercado para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio», reside en preservar que las expresiones que describen las propiedades de los productos estén a la libre disposición de todos los empresarios que operan en el correspondiente sector. impidiendo que puedan ser monopolizadas en exclusiva por un sólo empresario en perjuicio de los demás, lo que se justifica en que no tienen propiamente una función identificadora del origen o procedencia empresarial, en cuanto no permiten al consumidor reconocer el origen del producto designado por la marca.

Por ello, procede rechazar que la Sala de instancia haya incurrido en infracción del apartado 3 del artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , que establece que «podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley », al estimar que no procede acceder al registro de la marca nacional solicitada número 2.657.301 "SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS" (mixta), para amparar servicios en las clases 39 y 45 del Nomenclátor Internacional de Marcas, pese a haberse añadido un elemento gráfico, en cuanto que dicha declaración se basa en la apreciación de que la conjunción de los signos utilizados no dota a la marca de suficiente fuerza o capacidad distintiva, conforme a los criterios jurisprudenciales expuestos por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia de 13 de marzo de 2003 (RC 5632/1997 ).

En este sentido, observamos que la Sala de instancia no ha infringido el principio de interpretación del artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , conforme al ordenamiento comunitario en materia de marcas, que vincula al juez nacional a privilegiar la interpretación de la norma nacional mas acorde con las Directivas o Reglamentos comunitarios.

En relación con la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 20 de septiembre de 2001 (C-383/99 P), cabe afirmar que los criterios jurídicos en ella formulados no permiten eludir el presupuesto de distintividad exigible para autorizar el registro de un signo como marca, ya que en este caso la conjunción de los signos considerados utilizados en la configuración de la marca mixta "SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS", analizados desde una visión global o de conjunto, no les permite reconocer a los clientes potenciales el origen empresarial de dichos servicios.

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente los cuatro motivos de casación articulados, declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación de la entidad mercantil ELYSIUS EUROPA, S.L. contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2 de diciembre de 2009, dictada en el recurso contencioso-administrativo 273/2007 .

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación de la entidad mercantil ELYSIUS EUROPA, S.L. contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2 de diciembre de 2009, dictada en el recurso contencioso-administrativo 273/2007 .

Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.